统一客服:400-650-2860
首页 > 案例分析
案例分析

谁动了谁的奶酪-专利纠纷

    我国加入WTO,巨大的市场进一步开放,市场竞争规则日益与国际接轨,越来越多的国外大型企业,凭借丰富的知识产权经验和强大的知识产权优势,向国内企业发出颇具威慑的挑战,涉及知识产权侵权纠纷日渐增多。

中国出口信用保险公司深圳分公司发生过这样一个案例,20067-10月之间,出口商A向美国买家B出货122万美金,买方B收货后拖欠货款,出口商A200611月通报可损,可损金额122万美金,在提供的说明材料中指出买方是恶意拖欠,并提出索赔,索赔金额122万美金。

在收到A公司提供的《委托代理协议书》后,中信保公司立刻开展海外调查并追讨债务,买方立刻还款32万,但是调查的结果却让人觉得意外,但是提出以下三点:一、剩余的90万美金的货物当中,已经出现退货5019台,价值约33万美金;二、由于出口商A的货物未缴纳专利费用,导致买家B不仅要代缴专利费用还要缴纳高额的罚金关于第二点,买方提供了专利方出具的补缴专利费以及罚金的通知,经渠道核实属实。

得知以上情况后,我公司也与出口商进行了确认,对于第一点,由于合同中有关于退货的约定,因此对于买家的退货出口商予以接受,二、关于专利费,出口商A 指出,一直是其香港的子公司代缴,因此是否真实缴纳其不知实情。

虽然出口商在缴纳专利费上存在履行瑕疵,买家提出的专利费罚金高达40万美金,但是中信保公司督促买家与专利方会谈,提出补缴的方案,按照每台11美金的价格缴纳,对未缴纳的部分予以补缴。

知识产权纠纷中最常见的有三种类型:动了别人奶酪;自己的奶酪被别人动了;自己没动别人的奶酪,却被别人告了。如何避免动别人的奶酪是首先要警惕的。企业在对产品目标基本制定后,首先应当做一个检索,就是看当今世界同类产品的最先进的水平,都有哪些技术,其中哪些还处于专利保护中,哪些已经可以公开使用了。别人动了自己的奶酪很多时候也是不可避免的,无论大小企业都存在。这种情况下,拿起法律武器自然毋庸置疑。在国际竞争越来越激烈的今天,国内企业更多面临的还有第三种知识产权纠纷类型:自己感觉没有动别人的奶酪,却被人家告了。这样的纠纷更多地出现在中外企业之间。解决类似的国际纠纷,除了政府需要完善知识产权制度外,企业专利意识的提高、娴熟地运用各种技巧及至最终寻求法律途径解决,都有一定现实意义。

由于侵权案件相对复杂,而且发达国家对知识产权保护都非常重视,因此发达国家对侵犯知识产权所应承担的责任也作出了严格的规定。另一方面,由于知识产权侵权的诉讼涉及的法律知识很专业,因此对律师的要求也较高。通过对以上案件的简单回顾,不难得出以下启示:

一是要研究掌握侵权行为地国家的法律规定,涉外案件的处理不可避免地要遇到法律适用的问题,我国《民法通则》第八章规定了“涉外民事关系的法律适用”,其中第146条规定:“侵权行为的损害赔偿,适用侵权行为地法律。当事人双方国籍相同或者在同一国家有住所的,也可以适用当事人本国法律或者住所地法律”。因此,即便是国内处理涉外知识产权侵权纠纷,若侵权行为地发生在国外,也会涉及到对外国法的适用,需要当事人研究掌握相应的外国法规定,做到知己知彼。譬如:为应对因进入美国市场发生的只是产权纠纷,就必须要学习掌握《美国关税法》第337条,避免因缺乏这方面的了解,当遭遇337调查时候变得不知所措,导致不战而败。(337调查是指依据《美国关税法》第337条款,对侵犯美国境内知识产权的产品进口和销售加以禁止的保护性措施。根据337条款,如果一种产品侵犯了一项有效并可执行的美国知识产权,例如专利、版权、商标以及商业秘密等,美国国际贸易委员会有权指令海关禁止进口、为进口而销售以及在进口后在美国境内销售该产品。)

二是要善于运用国际规则,《联合国国际货物销售合同公约》中相关规定如下:

第四十一条

    卖方所交付的货物,必须是第三方不能提出任何权利或要求的货物,除非买方同意在这种权利或要求的条件下收取货物。但是,如果这种权利或要求是以工业产权或其它知识产权为基础的,卖方的义务应依照第四十二条的规定。

    第四十二条

  (1)卖方所交付的货物,必须是第三方不能根据工业产权或其它知识产权主张任何权利或要求的货物,但以卖方在订立合同时已知道或不可能不知道的权利或要求为限,而且这种权利或要求根据以下国家的法律规定是以工业产权或其它知识产权为基础的:

  (a)如果双方当事人在订立合同时预期货物将在某一国境内转售或做其它使用,则根据货物将在其境内转售或做其它使用的国家的法律;或者

  (b)在任何其它情况下,根据买方营业地所在国家的法律。

  (2)卖方在上一款中的义务不适用于以下情况:

  (a)买方在订立合同时已知道或不可能不知道此项权利或要求;或者

  (b)此项权利或要求的发生,是由于卖方要遵照买方所提供的技术图样、图案、程式或其它规格。

     在第四十二条第(2)款中规定,如果卖方交付的货物存在侵犯知识产权的情况,即使买方因此被第三方索赔导致损失,卖方也可以援引(a(b)两条规定而免于承担责任。

在上述案例中,如果买家在明明知道出口商未缴纳专利费的情况下仍然坚持让出口商发货,出口商可以免责。

对于国际法与国内法相冲突的情况,我国法律采取了“优先适用国际法”的原则,根据我国《民事诉讼法》《民法通则》等法律的规定,凡中国缔约或参加的国际条约同中国法律有不同规定的,适用国际条约的规定,但中国声明保留的条款除外。因此,应对涉外知识产权侵权纠纷,要善于运用我国已加入的国际条约的规定,争取有利于我方的结果。如,面对愈演愈烈的境外商标抢注行为,我国作为《保护工业产权巴黎公约》的成员国,企业完全可以拿起《保护工业产权巴黎公约》关于驰名商标的规定保护自己。该公约规定:各成员国应在本国法律允许的条件下,依法对构成商标注册国或使用国主管机关认定在该国已经驰名的商标予以保护,不管该商标是否注册,都应加以保护。

    三是要重视知识产权的取得,知识产权保护是自主创新的重要环节,对于建设创新型国家非常重要。因为知识产权在市场经济中有财富的属性和商品的属性,而且还具有高附加值的属性;产权化的知识在知识经济中,构成了非常重要的生产要素;同时,知识产权是自主创新的基础和衡量指标,也是市场竞争的重要手段。虽然都是知识产权,工业产权与版权产生的方式不同,专利权、商标权有严格的地域性,依申请而产生,而版权则属于自动产生。因此,受我国法律保护的专利权、商标权应在我国申请和授权,而版权则可能依外国法而产生。在取得知识产权问题上,当前尤其要警惕我国知名商标被抢注的问题。特别是我们的很多传统文化以及知名商标被外国人抢注的事,如红塔山商标在菲律宾被抢注;五粮液在韩国被抢注。我们要从这些事件中吸取教训,找准自己在思想认识、战略策划、人才储备和实际操作上的不足,提高企业的专利权保户意识,亡羊补牢,知难而进,顺应专利权发展的潮流,在全球化的知识产权竞争中赢得主动。